[기업법률 가이드] 상표 공존동의제도의 도입

표경민 (법무법인 디라이트 변호사)

내년 5월1일부터 상표 공존동의제도를 허용하는 내용이 포함된 개정 상표법이 시행된다. 상표 공존동의제도란 선출원상표와 유사한 상표가 출원되었을 때, 선출원상표 권리자의 동의가 있으면 양 상표가 공존할 수 있게끔 허용하는 제도다.

상표 공존동의제도가 필요한 이유를 설명하려면, 이미 존재하는 상표와 표장 또는 지정상품, 서비스가 유사한 상표가 새롭게 출원된 경우를 상정해야 한다. 새로 출원된 상표의 표장 또는 지정상품, 서비스와 유사한 선출원상표가 존재하면 후출원상표의 등록은 허용되지 않는다. 이 경우 후출원상표의 출원인이 고려할 수 있는 여러 가지 전략이 있다. 가장 먼저 고려해야 할 전략은 여러 가지 논거를 들어 양 상표의 표장 또는 지정상품, 서비스의 비유사를 주장하는 것이다.

그다음, 선출원상표에 등록취소 또는 무효 사유가 있는지 살펴봐야 한다. 특히, 상표법은 최근 3년 이내 등록상표의 사용이 없었다면 상표등록을 취소하도록 규정하고 있다. 선출원상표의 등록일로부터 3년이 지났다면 불사용에 의한 상표등록 취소심판 청구 가능성을 적극 조사할 필요가 있다. 아울러 선출원상표에 상표등록 무효사유가 있다면 등록무효심판 청구 또한 고려할 수 있다. 하지만 등록무효사유가 후출원상표에도 동일하게 적용될 수 있어 등록무효심판 청구의 실익이 있는지 잘 살펴야 한다.

이 같은 방법으로도 선출원상표를 극복할 수 없다면, 최종적으로 선출원상표 권리자와의 합의를 도모해야 한다. 만일 선출원상표 권리자와 상표 공존에 대한 합의에 이를 수 있다면, 양 상표의 공존이 가능하다.

그러나 상표 공존동의제도를 허용하지 않는 현행 상표법하에선 양 상표의 권리자가 상표 공존을 위한 합의를 했더라도 선출원상표 권리자의 동의의사만으론 상표가 공존하도록 할 수 없었다. 따라서 상표 공존에 대한 합의에 이르렀다면, 우선 후출원상표를 선출원상표의 권리자에게 일시 양도했다가 후출원상표가 등록결정을 받으면 진정한 권리자에게 상표를 다시 양도하는 번거로운 절차를 거쳐야만 했다.

이러한 과정에서 양 상표의 권리자는 추가 서류작업과 비용을 부담해야 한다. 공존이 필요한 상표의 수가 많거나 계속 출원될 것이 예상되는 경우 현실적으로 개별 상표들에 대해 이러한 절차를 일일이 거칠 수 없어 공존합의를 부득이 포기하는 경우도 있었다. 미국, 유럽 등 해외에선 이미 시행되고 있는 제도였기 때문에, 해외 상표권리자가 국내 상표법에선 상표 공존동의가 허용되지 않는 것에 난색을 표하는 일도 흔했다.

이 같은 배경에서 상표 공존동의제도의 도입 필요성은 예전부터 제기돼 왔다. 내년 5월부터 상표 공존동의제도가 시행됨에 따라 보다 간편하게 상표 공존을 실현할 수 있게 된 것은 매우 환영할만한 변화이다.

다만, 법개정과는 별개로 상표 공존동의제도 자체에 의존해 상표 공존을 위한 합의가 곧바로 이루어질 것이라 기대해선 안된다. 상표 공존을 위한 합의는 어디까지나 권리자들 간 협상의 결과라는 사실을 기억하고, 각 자에게 공정하고 현실적인 조건에 따라 합의가 이뤄지도록 노력해야 한다.

표경민 〈법무법인 디라이트 변호사〉